Le Tribunal de l’Union européenne a rappelé un principe essentiel en matière de marques figuratives : le risque de confusion entre deux marques s’évalue en fonction des signes déposés, et non de leur utilisation dans le commerce (arrêt du 21 avril 2021, aff. T-44/20). Dans cette affaire, Chanel s’opposait à l’enregistrement du logo de Huawei en invoquant la similarité avec ses propres marques. Cependant, les instances européennes ont jugé que les marques étaient globalement différentes, notamment en raison de leurs formes géométriques distinctes. Chanel a argué que les marques seraient confusantes en cas de rotation du logo de Huawei, mais le Tribunal a rejeté cet argument, affirmant que les marques doivent être comparées dans leur forme déposée. Si Huawei utilisait effectivement son logo avec une rotation, Chanel pourrait intenter une action en contrefaçon.

Une marque doit être distinctive en relation avec les produits et services qu’elle désigne, afin de permettre au public de reconnaître leur origine. Ce principe est essentiel pour préserver sa validité et éviter qu’elle ne devienne une désignation usuelle du produit ou service concerné, sous peine de déchéance pour dégénérescence.

Dans l’affaire SPINNING (T-718/16), la marque de l’Union Européenne SPINNING, enregistrée pour des équipements d’exercice et des services d’entraînement physique, a fait l’objet d’une demande de déchéance au motif qu’elle était devenue une désignation courante en République tchèque. L’EUIPO a prononcé la déchéance pour les produits des classes 28 et 41.

Cependant, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé cette décision en estimant que le public pertinent avait été mal défini, car il ne prenait en compte que les utilisateurs finaux et non les clients professionnels. Néanmoins, le Tribunal a confirmé que si une marque perd son caractère distinctif dans un seul État membre, la déchéance peut s’appliquer à toute l’Union Européenne en vertu du caractère unitaire de la marque. Cette affaire rappelle aux titulaires de marques européennes qu’ils doivent veiller à la distinctivité sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Les entreprises négligent souvent de protéger les noms de produits, pensant qu’ils ne sont que de simples références, en privilégiant leur marque principale. Pourtant, tout nom, signe ou logo utilisé pour désigner un produit ou un service peut être protégé comme une marque, qu’il soit apposé sur un seul produit ou sur une gamme entière.

Points clés :

• Valorisation : Les noms de produits protégés enrichissent les actifs immatériels d’une entreprise.
• Risques légaux : Un nom de produit non protégé peut violer les droits d’une autre marque.

L’arrêt de 2019 contre Roche Bobois, pour usage du nom “KARAWAN”, a rappelé l’importance de mener des recherches d’antériorité avant d’utiliser un nom. Protéger les noms de produits évite des litiges coûteux et préserve l’image de la société.

Selon l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, une personne peut utiliser son nom de famille à des fins commerciales, à condition que cela respecte les usages loyaux du commerce. Une marque ne peut pas interdire cet usage, sauf si cela porte atteinte aux droits du titulaire d’une marque antérieure et crée une confusion chez les consommateurs.

Toutefois, si le nom patronymique est utilisé pour des produits ou services similaires à ceux d’une marque déjà enregistrée, l’exploitation peut être interdite, comme l’a montré l’affaire “Poilâne”(Cour de Cassation, ch. Com, 17 mars 2021, Pourvois n° E 18-26.388 et H 19-16.688). La simple présence d’un prénom, comme Julien Poilâne, n’est souvent pas suffisante pour éviter la confusion.

Une marque doit être distinctive en relation avec les produits et services qu’elle désigne, afin de permettre au public de reconnaître leur origine. Ce principe est essentiel pour préserver sa validité et éviter qu’elle ne devienne une désignation usuelle du produit ou service concerné, sous peine de déchéance pour dégénérescence.

Dans l’affaire SPINNING (T-718/16), la marque de l’Union Européenne SPINNING, enregistrée pour des équipements d’exercice et des services d’entraînement physique, a fait l’objet d’une demande de déchéance au motif qu’elle était devenue une désignation courante en République tchèque. L’EUIPO a prononcé la déchéance pour les produits des classes 28 et 41.

Cependant, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé cette décision en estimant que le public pertinent avait été mal défini, car il ne prenait en compte que les utilisateurs finaux et non les clients professionnels. Néanmoins, le Tribunal a confirmé que si une marque perd son caractère distinctif dans un seul État membre, la déchéance peut s’appliquer à toute l’Union Européenne en vertu du caractère unitaire de la marque. Cette affaire rappelle aux titulaires de marques européennes qu’ils doivent veiller à la distinctivité sur l’ensemble du territoire de l’Union.

La notoriété d’une marque peut grandement renforcer le risque de confusion avec une autre marque, même si celle-ci présente des différences. En effet, lorsqu’une marque jouit d’une forte renommée, elle devient plus distinctive aux yeux des consommateurs. Ainsi, si une nouvelle marque contient un élément essentiel similaire à la marque renommée, comme le mot “Maman” dans le cas de “Bonne Maman” et “Maman au chocolat”, les consommateurs peuvent facilement associer les deux marques.

Dans cette affaire, la Cour a confirmé que “Bonne Maman” avait une forte notoriété, prouvée par divers documents comme des articles et des publicités. Cela a aggravé le risque de confusion, car les deux marques partageaient un élément clé commun, malgré des différences. Ce risque de confusion a conduit au rejet de la nouvelle marque, “Maman au chocolat”, pour certains produits.

Ainsi, la renommée d’une marque accroît sa protection et peut être un facteur déterminant pour bloquer l’enregistrement d’une nouvelle marque trop similaire.

Bien qu’il soit possible de protéger une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que marque, cela reste un processus complexe. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que pour préserver la concurrence et éviter la monopolisation de certaines couleurs, une protection n’est accordée que si la couleur ou la combinaison acquiert un caractère distinctif. Cela signifie que le public doit associer cette couleur à une marque spécifique, ce qui résulte souvent d’une utilisation prolongée et reconnue.

Acquisition du caractère distinctif

Une couleur peut être protégée comme marque si elle a acquis une reconnaissance particulière auprès du public, permettant de l’identifier comme un signe distinctif des produits ou services d’une entreprise. Cela se produit généralement après une utilisation soutenue et intensive de la couleur en question.

Marques de couleurs unies

Dans l’arrêt Libertel, la CJUE a précisé qu’une couleur unie peut être protégée à condition qu’elle soit définie de manière claire et précise, généralement à l’aide d’un code couleur international. Depuis 2017, bien que la représentation graphique ne soit plus nécessaire dans l’Union européenne, les critères de précision demeurent. Des exemples célèbres incluent l’utilisation de l’orange pour Veuve Clicquot ou du violet pour Milka.

Combinaisons de couleurs

Les combinaisons de couleurs peuvent également être enregistrées comme marque, sous réserve qu’elles soient présentées de façon systématique et définie. Une description vague de l’utilisation des couleurs entraînera un rejet de la demande. Par exemple, en 2015, l’EUIPO a annulé l’enregistrement de la combinaison de couleurs de Red Bull (bleu et gris), car la description de leur application n’était pas suffisamment précise.

Jurisprudence récente

Un autre exemple est la décision récente concernant Enercon, qui avait demandé la protection d’une combinaison de vert et blanc pour des composants d’éoliennes. L’EUIPO a rejeté cette demande, estimant que la combinaison n’avait pas acquis de caractère distinctif suffisant pour être reconnue comme marque de couleur.

Conclusion

L’enregistrement d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs comme marque implique des conditions strictes. Il est souvent nécessaire de prouver que la couleur a acquis un caractère distinctif auprès du public, tout en la décrivant précisément. Une stratégie réfléchie est indispensable pour garantir la protection de ce type de marque.

La société Sainsbury’s a obtenu l’annulation partielle de la marque Babybel auprès de l’UKIPO, en contestant la description de la couleur rouge de son emballage en cire. Bien que les arguments concernant la forme aient été rejetés, le tribunal a estimé que la description de la couleur manquait de précision, notamment en raison de l’absence d’une référence Pantone.

Les Fromageries Bel SA, propriétaires de la marque Babybel, ont tenté de défendre leur enregistrement en soulignant la renommée du produit, mais cela n’a pas suffi à maintenir la protection. Cette décision souligne l’importance pour les détenteurs de marques de s’assurer que leurs descriptions respectent les exigences actuelles de précision, notamment pour les couleurs.

Sainsbury’s pourrait avoir agi dans le cadre de projets de lancement d’un produit similaire, et de nouveaux litiges pourraient survenir si les Fromageries Bel déposent une nouvelle demande avec une description plus précise.

RLa forclusion par tolérance empêche le titulaire d’une marque antérieure d’engager une action en contrefaçon ou de demander l’annulation d’une marque postérieure, s’il a toléré son usage pendant plus de cinq ans. Cette règle, harmonisée dans l’Union européenne, vise à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cependant, des divergences existent entre les instances européennes et françaises quant à son interprétation.

Points de droit :

1. Conditions de la forclusion : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi quatre conditions cumulatives pour la forclusion :
   • La marque postérieure doit être enregistrée dans l’État membre concerné.
   • Le dépôt de la marque postérieure doit avoir été fait de bonne foi.
   • La marque postérieure doit être exploitée dans l’État membre où elle est enregistrée.
   • Le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure.
2. Preuve de la connaissance :
   • En France, la connaissance potentielle de l’usage de la marque postérieure suffit, basée sur un faisceau d’indices (part de marché, secteur d’activité, relations commerciales).
   • En Europe, une connaissance effective doit être prouvée, ce qui rend la démonstration plus stricte.
3. Point de départ du délai :
   • En Europe, le délai de cinq ans démarre à la date d’enregistrement de la marque postérieure.
   • En France, il commence dès la publication de la demande d’enregistrement, permettant au titulaire de la marque antérieure de s’y opposer plus tôt.

Conclusion :

La forclusion par tolérance, bien que harmonisée au niveau européen, connaît des interprétations variées entre les juridictions françaises et européennes, notamment sur la preuve de la connaissance et le point de départ du délai. Les entreprises doivent donc rester vigilantes et surveiller les nouvelles marques pour éviter toute forclusion

Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la validité d’une marque déposée sans intention de l’exploiter, ce qui pourrait constituer un acte de mauvaise foi. Dans cette affaire, la société Sky a accusé SkyKick de contrefaçon de marque, mais SkyKick a contesté la validité des marques SKY, arguant qu’elles avaient été déposées de mauvaise foi et étaient trop larges.

La Cour a rappelé que le dépôt d’une marque sans intention de l’utiliser peut être jugé de mauvaise foi si des preuves objectives montrent que l’objectif du déposant était d’obtenir un droit exclusif sans finalité légitime. Toutefois, ne pas avoir d’activité économique au moment du dépôt n’est pas suffisant pour prouver la mauvaise foi. En conclusion, bien que la mauvaise foi soit un motif de nullité, la preuve reste difficile à établir en pratique.

Deux arrêts du 13 octobre 2021 (Pourvoi n° 19-20.504) ont changé une ancienne pratique juridique, qui permettait d’accuser de contrefaçon une marque similaire ou identique, même sans utilisation commerciale. Dans ces affaires, la Cour de cassation a estimé que, sans utilisation réelle dans la vie des affaires, il n’y a pas d’atteinte à la fonction de la marque et donc pas de contrefaçon. Cette décision aligne la France sur la position de l’Union européenne.

Depuis avril 2020, une procédure simplifiée permet de demander la déchéance administrative d’une marque non utilisée directement auprès de l’INPI, rendant les actions plus rapides et moins coûteuses.

Une marque liée au cannabis peut être rejetée si elle est perçue comme encourageant ou banalisant l’usage récréatif de la marijuana, une substance illégale dans de nombreux États membres de l’UE [Arrêt Trib. UE, 12 mai 2021, aff. T-178/20, Bavaria Weed GmbH c/ EUIPO]. Même si les services proposés sont légaux, l’association de termes comme “weed” à ces services peut être jugée contraire à l’ordre public, car cela pourrait sembler promouvoir une activité interdite.

Dans un arrêt du 5 mars 2019 , la cour d’appel  de Paris n° 17/13296 a confirmé que la marque CARRE BLANC, utilisée par les sociétés Carré Blanc Expansion et Carré Blanc Distribution, est distinctive, malgré l’utilisation courante du terme “blanc” pour désigner le linge de maison. L’usage intensif de la marque a également renforcé cette distinctivité.

La société Rue du Commerce a été jugée coupable de contrefaçon en utilisant la marque CARRE BLANC dans des mots-clés et des annonces sur Google, bien qu’elle ne vende aucun produit de la marque. La cour a rappelé qu’une entreprise ne peut utiliser la marque d’un tiers de manière à suggérer un lien économique inexistant.

Cependant, les accusations de concurrence déloyale et de publicité trompeuse ont été rejetées, notamment en raison du faible impact des annonces litigieuses, situées en bas des résultats de recherche. Rue du Commerce a été condamnée à payer 50 000 € pour le préjudice subi et 10 000 € pour le préjudice moral.